De l'influence de l'article défini "Le" ou "La"
et indéfini "Un" ou "Une"
sur le caractère distinctif d'une marque

Voici des particules verbales susceptibles de sauver de la descriptivité certains signes. A ce titre, leur utilité est manifeste. Il fait bon de s'en rappeler.

Par le passé, la jurisprudence française a eu l'occasion en particulier de reconnaître en différentes espèces l'influence de la présence de l'article défini ou indéfini pour contribuer au caractère distinctif d'un terme en soi descriptif ou plus généralement non protégeable.

L'on citera les exemples ci-après, qui remontent, pour partie, à une époque où, en application de l'article 1er de l'ancienne loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce :"sont considérés comme marques de fabrique et de commerce, les noms sous une forme distinctive…".

Jugé ainsi que :

"Le nom patronymique d'un commerçant peut constituer une marque dès lors qu'il apparaît précédé ou suivi de lettres ou de chiffres de nature à éviter toute confusion avec le même nom appartenant à autrui. L'ensemble dans cette forme originale constitue une marque au sens légal, sans que le tribunal ait à rechercher l'usage que l'industriel se propose d'en faire, ou à l'apprécier d'après son emploi phonétique par le public. Spécialement, les mots un Dubonnet reliés ainsi l'un à l'autre constituent un tout indivisible présentant une forme distinctive, et peuvent constituer une marque". 

Trib. Seine, 18 janvier 1906, confirmé par C. de Paris, 6 décembre 1906 (Annales PI 1907, p. 71 et suivante) et par C. de Cassation, 5 avril 1909 – Ed. Dubonnet c. Marius Dubonnet (Annales PI 1909, p. 307) :

"Attendu qu'en décidant que les mots Un Dubonnet, déposés comme marque par le défendeur éventuel, pour désigner un vin à base de quinquina de sa fabrication, reliés l'un à l'autre dans le dépôt, doivent être considérés comme formant un tout indivisible et présentant la forme distinctive exigée par l'article susvisé, la décision attaquée, dûment motivée, loin de violer les prescriptions de la loi de 1857, en a fait une juste application ;

Par ces MOTIFS, rejette".

"Pour donner à un nom la forme distinctive exigée par la loi de 1857 pour qu'il constitue une marque, est suffisante l'adjonction d'un autre mot ou une qualification spéciale : et à ce titre la marque un Pernod est spéciale au sens de la loi".

Trib. civ. de Pontarlier, 6 mars 1912, confirmé par C. de Besançon, 31 juillet 1912 (Annales PI 1912, p. 171 et suivantes), mais arrêt cassé par C. de Cassation, 30 juillet 1918 – Périllier frères et Jules Pernod et Cie c. Hubert Bresson (Annales 1919, p. 24 et suivantes) :

"Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité de la marque sans rechercher si, antérieurement au dépôt, les produits de Périllier frères, de Jules Pernod et Cie et d'autres fabricants d'absinthe étaient connus et désignés dans le public sous la dénomination un Pernod ; qu'en statuant ainsi il n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, Casse…".

En ce qui concerne la marque Un Kir - C. d'Appel Dijon, 8 avril 1987 - "la forme distinctive résultait de l'adjonction du terme un au nom patronymique deKir", tout en ajoutant que "pour retenir le caractère générique d'une appellation, il est nécessaire qu'elle soit employée par un large public sur le territoire français".

Pour ce dernier motif, l'arrêt a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par la C. de Cassation le 17 janvier 1989 - Société Anonyme L'Héritier-Guyot c. Société Anonyme Lejay-Lagoute (Annales PI 1989, p. 88) avec renvoi devant la C. d'Appel de Lyon qui, en audience solennelle [arrêt du 11 juin 1980] a "confirmé la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité soutenus contre la marque Un Kir déposée par la Société Anonyme Maison Lejay-Lagoute".

Après rejet par l'INPI de la marque constituée par la dénomination "LES VERTS" (décision du 15 décembre 1978), la C. d'Appel de Paris, sur recours de l'Association Sportive de Saint-Etienne, a jugé le 5 juillet 1979 :

"Considérant que l'adjectif qualificatif vert constitue le terme nécessaire pour désigner la couleur verte et en exprime la qualité essentielle ;

Que même au pluriel et précédé de l'article les il ne peut être admis, pour désigner comme marque, les produits de la classe 2 qui groupe des couleurs et colorants ;

Considérant qu'au contraire la dénomination LES VERTS n'est ni nécessaire, ni générique pour désigner les produits des autres classes (14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31) et ne définit pas la qualité essentielle de ces produits".

Que les deux dénominations EAU FRESH et LA FRESH WATER "ont en commun le vocable de la langue anglaise FRESH ;
(…)
Que le signe second se distingue visuellement de la marque antérieure en ce qu'il est constitué selon les règles grammaticales anglaises, l'adjectif étant placé devant le substantif ; que l'emprunt à la langue française de l'article défini LA modifie tant l'architecture de l'expression que son pouvoir évocateur en lui attribuant la signification d'unique, irremplaçable ;

Que la position différente du terme FRESH dans les deux dénominations influe sensiblement sur leur phonétique ;

Qu'eu égard à ces différences d'ordre visuel, phonétique et conceptuel, il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur même moyennement attentif qui ne disposerait pas des deux signes simultanément sous les yeux.

Que la dénomination LA FRESH WATER ne constitue donc pas l'imitation des marques EAU FRESH et EAU FRESH DE BOGART".

C. d'Appel Paris, 4ème Ch., section A, 27 novembre 2002 – Société LANCOME Parfums Beauté & Cie c. Société Jacques BOGART S.A.

En ce qui concerne la dénomination LES USUELS déposée par la société DICTIONNAIRE LE ROBERT, qu'elle est protégeable et que la marque LES USUELS DE POCHE – LE LIVRE DE POCHE en constitue la contrefaçon (SA DICTIONNAIRE LE ROBERT c. SA LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE).

C. d'Appel Paris, 31 janvier 1997.

En ce qui concerne la marque PETITES RECOLTES de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS, pour désigner "des boissons alcooliques (à l'exception des bières)" et la marque LA PETITE CUEILLETTE de la société BOUQUET DE LOIRE, pour désigner "des vins, boissons non alcooliques et boissons alcooliques" que, "pour procéder à la comparaison, la marque contestée ne peut être scindée entre tous les éléments la composant rappelés ci-dessus, lesquels ne sont pas détachables les uns des autres ; que le vocable LA PETITE CUEILLETTE ne peut être extrait et seul confronté à la marquePETITES RECOLTES.
(…)
Que ces différences sont telles qu'il ressort de la comparaison des deux marques une impression d'ensemble très différente telle qu'une imitation ne saurait être retenue ; qu'il en résulte que la contrefaçon invoquée n'est pas constituée".

TGI Tours, 15 janvier 2004.

Décision infirmée par C. d'Appel Orléans, 10 février 2005, qui a condamné la marque LA PETITE CUEILLETTE, mais décision cassée et annulée par C. de Cassation, 6 mars 2007 : "L'élément qui frappe dans la marque de la société BOUQUET DE LOIRE est, en la voyant ou en la prononçant, l'expression LA PETITE CUEILLETTE, qui la caractérise et produit l'effet déterminant de distinctivité", avec remise, en conséquence, de la cause dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et renvoi devant la C. d'Appel de Paris qui a rendu son arrêt le 25 janvier 2008 en décidant notamment "que phonétiquement la ressemblance n'est pas davantage patente, étant observé que même en limitant la lecture des expressions apparaissant sur la marque LA PETITE CUEILLETTE à ces seuls mots, l'attaque est en raison de l'article LA autre que celle de PETITES RECOLTES ce qui est également le cas deRECOLTES et CUEILLETTE qui constituent la fin des dénominations en présence".

Ces décisions confirment que le caractère descriptif d'une marque peut être annihilé et sa nullité sauvée par le caractère distinctif qui sera conféré à ladite marque par la présence :

de l'article défini "Le" ou "La" dans les espèces

  • Les Verts,
  • Les Usuels,
  • La Fresh Water,
  • La Petite Cueillette.

Il faut toutefois, à ce sujet, afin de rester objectif, signaler que, suite à un dépôt français opéré par la société CLARINS SA de la marque "LE ROUGE" pour désigner des produits de la classe 7, le Directeur Général de l'INPI a, par décision du 22 janvier 2000, rejeté cette demande d'enregistrement.
Sur recours de la société CLARINS, qui a fait valoir que "LE ROUGE possède plusieurs significations et que l'adjonction de l'article défini LE au terme ROUGE suffit à conférer au signe un caractère distinctif", la C. de Paris, par arrêt du 12 juin 2002, a considéré que "si l'expression LE ROUGE n'est pas exclusivement la désignation habituelle de produits de maquillage et en particulier de rouges à lèvres, il n'en demeure pas moins que par des motifs pertinents, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a relevé que cette dénomination désigne une caractéristique du produit, à savoir la couleur d'un rouge à lèvres ou d'un fard, quelle qu'en soient leurs nuances.

Que le directeur, en rejetant la demande, a fait une exacte appréciation des données de la cause, que le recours doit donc être rejeté".

ou de l'article indéfini "Un" ou "Une" dans les espèces

  • Un Dubonnet,
  • Un Pernod,
  • Un Kir.

On sera donc bien inspiré en s'orientant vers ces ajouts précieux et en adoptant de telles marques avec leur dépôt correspondant, sous la forme renforcée par un article défini ou indéfini, ce en vue de chercher à pouvoir se prévaloir avec succès de leur caractère distinctif.


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