Allons Enfants… du Chocolat

 

C'est en 1974, qu'à la mort de son père Pietro FERRERO, l'inventeur de NUTELLA, son héritier Michele FERRERO, reprend l'entreprise familiale italienne avec une idée de génie. Celle-ci consiste à lancer un nouveau produit de confiserie chocolatée, dont l'originalité réside dans le fait non pas de donner à l'achat, comme c'est souvent le cas, des points à collectionner pour avoir droit à des cadeaux, mais à offrir dans l'immédiat le cadeau contenu dans le chocolat lui-même. Ce dernier revêt la forme d'un œuf, qui créera la surprise, car chaque œuf contiendra, dans une petite coquille, un jouet original. Cet ensemble chocolat-jouet, qui sera introduit en France en 1975, s'adressera avant tout aux enfants. Et ce sera là le second trait de génie, il s'appellera KINDER SURPRISE (de l'allemand Kinder = enfants).

 

La marque KINDER (dénomination) avait été enregistrée par FERRERO en Italie en date du 28 janvier 1965 et le dépôt international correspondant (dépôt n° 298 866) datait du 14 juin 1965 (depuis lors, renouvelé en 1985 et en 2005) pour désigner : "Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel de cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace; cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couverture et, notamment, couverture en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible avec farcissure alcoolique, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâtisserie fine" (cl. 30).

 

Le succès immédiat de ce produit inédit sera au rendez-vous, avec le partage des amateurs - pas seulement des enfants - entre ceux qui l'achèteront, attirés par la qualité du chocolat au lait, dont est constitué l'œuf, et ceux qui seront attirés plus par le contenu, donc le jouet, que par le contenant.

 

KINDER SURPRISE, avec plus de 118 millions d'œufs et autant de jouets vendus en 2005 (depuis l'origine, 12000 jouets ont été créés pour KINDER SURPRISE), est ainsi devenu la première spécialité chocolatée au monde.

 

Non contente d'avoir créé la surprise avec KINDER SURPRISE (cette marque n'a toutefois été déposée en Italie que le 16 février 1990 et internationalement (n° 551 072) que le 9 mars 1990, le même jour que la marque SURPRISE (dépôt international n° 551 073)), FERRERO a décliné progressivement le terme KINDER sous différentes formes, parmi lesquelles on citera notamment : KINDER CHOCOLAT, sous la forme d'une tablette de chocolat KINDER en petites portions individuelles, spécialement destinée aux plus petits, lancée en France en 1978, puis KINDER BUENO, lancé en 1991, devenu le leader des barres chocolatées avec sa gaufrette croustillante et son chocolat au lait et aux noisettes, et depuis mai 2007 KINDER BUENO WHITE au chocolat blanc. Mais il faut relever aussi KINDER COUNTRY (aux cinq céréales), KINDER MAXI, KINDER SCHOKO-BONS (le petit bonbon gourmand en chocolat), KINDER DELICE, KINDER PINGUI, KINDER CHOCOFRESH, KINDER HAPPY TIME, KINDER MAXI KING.

 

Et l'aventure continue sur internet avec KINDER SURPRISE et de nombreux jeux ; pour y participer, l'on se connecte sur www.magic-kinder.com . "KINDER SURPRISE : Des émotions toujours nouvelles".

 

Il est bien évident qu'une opération marketing menée à une telle échelle devait éveiller les jalousies et donc provoquer des contrefaçons.

 

La France, plus particulièrement, a donné lieu à un florilège de décisions parmi lesquelles on peut citer :

 

* KINDER c/ KINDER EM-EUKAL

FERRERO c/ SOLDAN

 

La société FERRERO eut la mauvaise surprise de constater que la société allemande Dr. C. SOLDAN GMBH, devenue SOLDAN HOLDING BONBONSPEZIALITÄTEN GMBH, avait adopté la marque semi-figurative

 

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déposée en RFA le 4 mars 1982, puis internationalement le 11 décembre 1987 (dépôt n° 518 833 visant entre autres la France), pour désigner notamment des médicaments et des sucreries (classes 5, 30), avec la précision "tous les produits précités aussi adaptés aux enfants".

 

Elle réagit en assignant le 23 décembre 1996 auprès du TGI de Paris la société SOLDAN en contrefaçon de marque et en sollicitant également le prononcé de la nullité de la partie française de ladite marque.

 

Pour sa défense, la société SOLDAN a fait valoir notamment que la dénomination KINDER - qui reproduit textuellement le terme allemand Kinder = enfants - serait descriptive de la destination des produits désignés, à savoir les enfants.

 

Cette affaire a donné lieu aux décisions suivantes :

 

  • Jugement du TGI de Paris du 22 janvier 1999 :

 

"Attendu que la société SOLDAN ne justifie pas que la dénomination KINDER était entrée dans les habitudes du langage français en 1965 pour désigner les produits visés dans l'enregistrement de la marque dont est titulaire la société FERRERO,

 

que la marque internationale KINDER n° R 298 866 constitue donc une marque valable en France",

 

avec condamnation de la société SOLDAN pour contrefaçon et interdiction à elle de faire usage de la dénomination KINDER en France, avec prononcé de la nullité de la partie française de l'enregistrement de la marque internationale n° 518 833 KINDER EM-EUKAL.

 

  • Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 21 mars 2001

 

Sur appel de la société SOLDAN, la Cour confirme le jugement tout en écartant des débats trois pièces communiquées tardivement par cette dernière.

 

  • Arrêt de cassation du 21 janvier 2004

 

Sur pourvoi de la société SOLDAN et pourvoi incident relevé par la société FERRERO, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions la décision précitée de la Cour d'Appel de Paris au motif "qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

 

  • Arrêt de la Cour de renvoi de Versailles du 23 mai 2006

 

Devant cette Cour, la société SOLDAN fait à nouveau valoir qu' "à la date du dépôt, le mot KINDER appartenait à une langue régionale alors encore comprise par deux millions de personnes et souligne le caractère unitaire d'une marque et son application à l'ensemble du territoire".

 

Elle soutient en conséquence "l'absence de contrefaçon de la marque KINDER par la sienne KINDER EM-EUKAL qui est une marque complexe au sein de laquelle le mot KINDER n'a aucun caractère distinctif mais indique simplement la destination de cette spécialité".

 

La société FERRERO conteste ces appréciations et affirme "que la société SOLDAN est mal fondée à soutenir que la marque KINDER ne présenterait pas le moindre caractère distinctif alors qu'elle n'en a jamais fait la démonstration et observe que cette "dinstinctivité" a été reconnue dans beaucoup de pays de l'Union européenne et par l'administration communautaire des marques".

 

Elle se prévaut aussi de la très grande notoriété de la marque KINDER sur le territoire français ; elle affirme que "celle-ci bénéficie de la protection appliquée aux marques de haute renommée sinon très notoirement connues prévues par l'article 6 de la Convention d'Union de Paris et les dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle".

 

La Cour rappelle que la société SOLDAN affirme que la marque KINDER n'est pas distinctive pour des produits destinés aux enfants et ne saurait constituer une marque valable, pour ces produits, dès lors que le mot KINDER signifie "enfants" en alsacien, langue régionale encore comprise en 1965 par un grand nombre de personnes.

 

Mais la Cour considère "que la seule circonstance que le mot KINDER pouvait être compris par une partie du public, alsacien ou non, comme ayant la signification "enfants" n'est pas de nature à ôter à la marque son caractère distinctif sauf à démontrer qu'il était, à l'époque du dépôt, d'un emploi courant en France pour désigner les produits visés dans l'enregistrement".

 

Elle relève aussi que le dépôt de la marque KINDER désigne en l'espèce des produits alimentaires et notamment de pâtisserie, de biscuiterie, de confiserie, de chocolaterie, des sucreries, et que "la circonstance que les enfants sont habituellement friands de tels produits ne peut avoir pour effet d'attribuer à la marque KINDER un caractère descriptif des produits".

 

Elle décide ainsi "que l'usage, en France, du vocable KINDER associé à la marque EM EUKAL constitue, au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, une contrefaçon de la marque KINDER de la société FERRERO, protégée par son dépôt de 1965 et son renouvellement de 1985".

 

En revanche, à la suite de l'action en déchéance partielle introduite par la société SOLDAN pour défaut d'usage sérieux de la marque KINDER pour des produits ou services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la Cour considère que si la société FERRERO a démontré, preuves à l'appui, qu'elle a exploité sérieusement en France pour la période concernée, la marque KINDER pour des chocolats et apparentés, il n'en est pas de même pour les produits "café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, pains, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel de cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, pâte pour boisson au cacao".

 

Elle prononce en conséquence la déchéance de la marque pour les produits ainsi visés, et ce avec effet du 28 décembre 1996.

 

* KINDER c/ KINDER YOGHURT MILD

FERRERO c/ J. BAUER KG (Allemagne)

TGI Paris, 18 septembre 1998

 

Après assignation par FERRERO de la société J. BAUER KG, celle-ci ayant fait procéder à la radiation de son dépôt international attaqué, et après, dans ces circonstances, désistement de la société FERRERO de l'instance, l'extinction de cette dernière a été constatée.

 

* KINDER c/ SÜSSE KINDER FREUDE

FERRERO c/ DOK (Allemagne)

TGI Paris, 12 janvier 1999

 

La société DOK ayant renoncé à la partie française de la marque attaquée et après, dans ces circonstances, désistement de la société FERRERO de l'instance, l'extinction de cette dernière a été constatée.

 

* KINDER c/ KINDER BABY

FERRERO c/ KINDER BABY (Italie) et ARTSANA (Italie)

TGI Paris, 11 mai 2001

 

Sur l'action en déchéance intentée par la société FERRERO au sujet de la marque internationale KINDER BABY pour désigner des produits pour l'alimentation et l'hygiène, le Tribunal a prononcé cette déchéance à compter du 28 décembre 1996 sur la partie française de ladite marque, alors qu'il n'en a pas été ainsi dans deux actions en déchéance, à savoir FERRERO c/ HARIBO GMBH & CO. KG : HARIBO GOLDBÄREN HARIBO MACHT KINDER FROH UND ERWACHSENE EBENSO - TGI Paris, 13 juin 2003 et HARIBO MACHT KINDER FROH - TGI Paris, 27 juin 2003, le Tribunal ayant admis dans ces deux espèces que la preuve d'un usage sérieux était rapportée par la société HARIBO.

 

Il ne semble pas qu'après ces rejets de l'action en déchéance, la société FERRERO ait poursuivi la société HARIBO pour contrefaçon de la marque KINDER, car le seul emploi de ce terme dans les phrases citées pouvait rendre aléatoire une telle action.

 

Et puis voici qu'après de très nombreuses années de succès grandissant, cet œuf miraculeux connaît un avatar. En effet, en Allemagne, la présidente de la Commission Enfance du Bundestag, Madame Miriam GRUSS, a déclaré le 6 août 2008 dans la "Bild"-Zeitung qu'il fallait, en raison de certains risques, interdire l'association de produits alimentaires et de jouets, en ajoutant : "Ceci entraînerait aussi l'interdiction d'oeufs surprise, aussi triste que ce soit". Elle précisait en effet que les enfants ne faisaient pas la distinction entre aliments et jouets et en conséquence risquaient d'avaler ces derniers.

 

Après cependant une vive réaction du fabricant FERRERO, qui a insisté sur le fait que dans l'œuf KINDER le jouet est séparé du chocolat par une capsule qui le renferme, ainsi qu'après de nombreuses protestations des "ovophiles KINDER", Madame GRUSS a fait savoir que sa prise de position n'allait pas "dans le sens d'une interdiction de l'œuf surprise mais consistait en un appel à l'industrie pour mettre en garde contre le risque d'une telle association" (voir journal allemand "Die Welt" du 8 août 2008 et "Libération" de la même date, ce dernier journal ayant titré "Mauvaise surprise pour l'œuf Kinder").

 

Mais la morale à tirer de toutes ces affaires KINDER est peut-être que si une société italienne adopte un terme allemand pour en faire une marque devenue notoire dans de nombreux pays et notamment dans ceux, tels la France, membres de la Communauté Européenne, cela prouve que, sous la forme d'un œuf en chocolat, l'Europe est en marche… Bravo !